Oktober 2019
Frauduleuze depotpraktijken
Bedrijven die merken alleen maar lijken te deponeren om anderen dwars te zitten, is daar iets tegen te doen? Jazeker, zo zien we in een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag

Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het onderwerp van merkenkapers waarover ik dit voorjaar een artikel publiceerde. De Rechtbank Den Haag publiceerde recent een uitspraak waarin een Benelux merkdepot van een vermeende merkenkaper, Michael Gleissner, centraal stond.

Samsung (Electronics Co) startte een rechtszaak tegen een van de vele bedrijven van Gleissner, EBB Development Ltd. Samsung wilde het merk BIXBY lanceren en deed onderzoek naar de beschikbaarheid van het merk. Daaruit kwamen geen conflicterende merken naar voren. Samsung deponeerde het merk in de Europese Unie maar daartegen werd oppositie ingesteld door EBB. “Toevallig” had EBB op een en dezelfde dag, en na lancering van het merk BIXBY 1) een Benelux merkaanvraag voor het merk BIBBY verricht; 2) daarbij prioriteit ingeroepen van een Pakistaanse merkaanvraag; en 3) oppositie ingesteld tegen het BIXBY merk van Samsung. Dus alhoewel het Benelux merk waar EBB zich in haar oppositie op beriep van jongere datum was, kwam dat merk door de prioriteitsclaim uit Pakistan in rangorde weer vóór het merk van Samsung.

Samsung besloot de uitkomst van de oppositie niet af te wachten maar het Benelux merk dat ten grondslag lag aan de oppositie aan te vallen door te stellen dat EBB dat merk te kwader trouw had gedeponeerd. En de rechtbank ging daar in mee. Allereerst concludeerde zij dat, gezien bovengenoemde drie feiten, de Benelux aanvraag van EBB kennelijk tot doel had een oppositie te kunnen instellen tegen het merk van Samsung. Daarnaast is het Pakistaanse merkenregister niet openbaar (in tegenstelling tot het overgrote deel van de merkenregisters wereldwijd) en duurt het tenminste een jaar voordat een depot wordt gepubliceerd. En dat biedt de mogelijkheid om onder de radar te blijven. Immers, merken die in Pakistan worden aangevraagd zullen dus niet uit clearance searches naar voren komen en er kan prioriteit van worden geclaimd zonder dat dit onderliggende merk ooit zichtbaar is geweest. En dat is waar EBB van profiteerde.

Daarbij is en wordt het merk BIBBY niet gebruikt. EBB geeft aan dat zij investeert in apps en dat elke app nu eenmaal een naam moet hebben. Ze zijn een merkenportfolio aan het opbouwen met daarvoor bruikbare merken om deze mogelijk in de toekomst te gebruiken.

Ook het feit dat aan EBB gelieerde bedrijven duizenden merkregistraties van willekeurige merken hebben verricht en honderden procedures voeren tegen merken en domeinnamen van anderen, en in een aantal van deze procedures al kwade trouw werd aangenomen, zijn indicaties dat ook hier sprake is van kwade trouw.

De rechtbank geeft aan dat EBB niets concreet heeft kunnen aanvoeren over het oogmerk en de commerciële logica van haar merkaanvraag. EBB lijkt de merkaanvraag eerder te zien als een investering en lijkt te speculeren op een waardestijging van het merk (bijvoorbeeld als een ander eenzelfde merk wil gaan gebruiken). Dit is echter geen gebruik overeenkomstig de wezenlijke functie van een merk (namelijk om afzet van producten onder het merk te behouden of verkrijgen) maar kan dienen, zoals in dit geval, om gebruik van anderen te blokkeren.De omstandigheden rondom de Benelux aanvraag, ondersteund door de andere feiten, maken het volgens de rechtbank dat de Benelux merkaanvraag van EBB die ten grondslag lag aan de oppositie tegen het Samsung-merk als te kwader trouw moet worden gezien en om die reden nietig moet worden verklaard. Het feit dat er nog geen financiële schikking is aangeboden doet hier volgens de rechtbank niet aan af. Deze kwade trouw situatie levert een misbruik van recht op en is dus onrechtmatig, waarmee EBB schadeplichtig is tegenover Samsung. Daarnaast is bijzonder dat de rechtbank ook de tweede gedaagde (anoniem, maar kan eigenlijk niemand anders zijn dan Michael Gleissner), de directeur van EBB en alle andere bedrijven, (persoonlijk) aansprakelijk stelt omdat hij, terwijl hij daartoe wel in staat was, de inbreuk bevorderde en niet verhinderde.

Naast een schadevergoeding (nog op te maken) werden de proceskosten tegen liquidatietarief bepaald. Er was volgens de rechtbank geen plaats voor een volledige proceskostenveroordeling aangezien deze nietigheidsprocedure (tegen een ander merk) niet strekt tot bescherming van eigen rechten én de procedure niet als vooruitgeschoven inbreukverweer tegen dreigende handhaving door EBB kan worden gezien.

 

Deze uitspraak, en met name de feiten die daarin naar voren komen, laten maar weer eens zien hoe geraffineerd deze frauduleuze deposanten te werk gaan. Positief is dat de rechtbank heel duidelijk laat blijken dat dit niet door de beugel kan. Bij toekomstige procedures tegen een dergelijke deposant zal een rechtbank (of het Benelux Bureau waar het voeren van een dergelijke procedure nu ook mogelijk is) aan de hand van deze uitspraak dergelijke praktijken hopelijk een verder halt kunnen toeroepen.