Scroll voor meer
Oktober 2020
Een bom onder verouderde merkbescherming

Voor merkhouders van oudere merkrechten oordeelde de hoogte Europese rechter eerder deze maand dat het lang niet altijd zo is dat moderne productvarianten onder een wat meer “ouderwetse” bewoording in de merkinschrijving vallen.

In deze zaak ging het om de uitleg of “elektrische energie” in klasse 4 onder de in de merkinschrijving opgenomen bewoordingen „verlichtingsstoffen”, „brandstoffen (waaronder motorbenzine)” of „motorbrandstoffen” valt. Het Italiaanse bedrijf Edison Spa wilde er vermoedelijk zeker van zijn dat “elektrische energie” onder de opgenomen bewoording viel in haar EU-merkaanvraag uit 2003. In die merkinschrijving werd een algemene bewoording opgenomen zonder dat daarbij specifiek “elektrische energie” werd genoemd. Reden daarvoor kan zijn geweest dat dit product in 2003 gewoonweg nog niet bestond was, maar een reden kan ook zijn geweest dat in die tijd nog de gangbare regel was dat door het opnemen van vastgestelde algemene bewoordingen in een specifiek klasse, daarmee alle producten in die klasse werden gedekt (de zgn “class heading covers all”-regel”). Van die regel werd een paar jaar geleden afgestapt in het bekende IP-Translator arrest en die lijn wordt nu doorgetrokken in deze zaak waarbij het Hof van Justitie beslist dat het Gerecht terecht oordeelde dat de bewoording er niet onder valt.

In de merkinschrijving van Edison stonden brandbare stoffen om motoren aan te drijven en elektrische energie is een niet-brandbare motoraandrijver en valt er (dus) buiten. Het Hof blijft vasthouden aan de leer van de letterlijke interpretatie van termen en de eis dat termen in de warenlijst “voldoende nauwkeurig en duidelijk omschreven” dienen te zijn. Zij laat geen ruimte voor toepassing van de ruimere functionele benadering waarbij de marktdeelnemers „de wezenlijke objectieve kenmerken en eigenschappen van de bedoelde waren en diensten” nauwkeurig moeten kunnen identificeren.

Deze uitspraak kan Edison Spa veel schade opleveren. Immers, zij zal belang hebben in “elektrische energie” maar doordat deze bewoording er niet onder valt heeft Edison er geen bescherming voor. Edison Spa zal hiervoor een nieuwe merkaanvraag moeten indienen waarbij haar rechten niet teruggaan tot 2003 maar tot 2020 én met het gevaar dat inmiddels andere partijen ook rechten hebben gevestigd...

Voor houders van oudere merkinschrijvingen moet deze uitspraak een verdere “wake-up call” zijn: dekt mijn merkinschrijving nog wel de voor mij relevante producten? Voorkom schijnveiligheid en laat uw (oudere) merkinschrijvingen controleren.

Lees de uitspraak hier.